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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：万娟北京隆源天恒知识产权代理事务所（普通合伙）

徐苏明北京隆源天恒知识产权代理事务所（普通合伙）

原标题：浅析对审查意见中具有技术启示的判断逻辑的合理质疑

IPRdaily导读：在专利申请创造性"三步法"的评述中，通常包含事实认定和法律推理两部分，由于"三步法"是逆向判断创造性的方法，通常并不符合发明创造的形成逻辑，审查员在了解本申请技术内容之后，可能会错误地低估本申请的创造性，得出现有技术具有技术启示的判断。本文，笔者结合三个案例总结基于对审查意见中具有技术启示的判断逻辑的合理质疑的一些答复思路，供大家探讨、指正。

在专利申请创造性"三步法"的评述中，通常包含事实认定和法律推理两部分。事实认定部分包括对本申请权利要求和最接近现有技术进行对比分析以确定区别技术特征、对用于结合评价该权利要求的对比文件进行分析以确定论据等工作。法律推理是基于所认定的事实、论据以及法理，合乎逻辑地判断现有技术是否给出了技术启示。由于"三步法"是逆向判断创造性的方法，通常并不符合发明创造的形成逻辑，审查员在了解本申请技术内容之后，可能会错误地低估本申请的创造性，得出现有技术具有技术启示的判断。基于审查员的判断逻辑，笔者在实践中发现，善用对比文件整体公开的内容，着眼于从区别技术特征的认定是否合理和/或区别技术特征是否被论据公开等基础角度以及具有技术启示的推理逻辑和推理结果是否合理等角度寻找突破口，并针对性地陈述意见，这对于专利申请的最终审查结果将有很积极的影响。

下面，笔者结合三个案例总结基于对审查意见中具有技术启示的判断逻辑的合理质疑的一些答复思路，供大家探讨、指正。

案例一

案情简介

该专利申请涉及板栗皮中神经酰胺的提取方法，权利要求1的技术要点为：板栗皮提取液的制备方法包括浸提、滤液浓缩、碱解、大孔树脂柱分离、硅胶或氧化铝柱纯化、薄层层析检测等步骤。

审查员在审查意见中指出D1公开了将板栗皮粉碎后按照常规提取脂质的方法，首次确立了板栗皮中蓄积了大量的神经酰胺，已经确立了提取技术。与本申请的区别在于：本申请具体限定了提取方法。针对上述区别，D2中公开了浸提、过滤与浓缩、大孔树脂柱富集与分离、浓缩、干燥等步骤，虽是为了提取板栗壳多酚，但其同样是为了从板栗壳中提取所需要的组分的制备方法，本领域技术人员可以想到将该方法应用于D1中以制备神经酰胺。同时，本领域技术人员可以根据所要提取的物质种类不同，在现有技术的基础上，对提取条件进行合理调整。D1结合D2及本领域的常规技术手段得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。

案例分析

笔者在仔细阅读了对比文件之后，发现D1虽公开了板栗皮中含有神经酰胺以及公开了采用常规方法提取脂质，然而常规方法提取到的是如D1表1中列举的具有脂溶性特征的数十种化合物，且D1中没有任何关于提取脂质具体步骤的描述，即D1并没有公开如何提取神经酰胺的技术事实。针对于D2，其目的在于从板栗壳中提取多酚，而多酚呈水溶性，神经酰胺为弱极性脂质，二者的化学结构和性质完全不同，显然，多酚不等同于神经酰胺。基于结构和性质的差异，物质的制备方法必然存在差异。审查员认为提取多酚的方法可以应用于D1中以制备神经酰胺的观点值得商榷。神经酰胺提取过程中主要杂质为高极性脂质，本申请采用碱解皂化除杂，纯化时，采用含有强弱2种极性溶剂的混合液作为洗脱溶剂，可基于神经酰胺和杂质在洗脱溶剂中分配系数的差异，提高产品含量和纯度。而D2中不经过碱解并利用强极性乙醇水溶性进行分离萃取，神经酰胺的溶解性低，故无法合理预期利用D2的技术方案可以实现本发明的目的。由此可见，多酚的制备与神经酰胺的制备，这两个技术方案不能简单等同，从板栗壳中提取所需要的组分的方法不能想当然地由多酚推导到神经酰胺。即，D1没有公开神经酰胺的提取方法，D2公开的内容与区别技术特征存在明显不同，则靠它支撑的推逻辑理就缺乏基础。

基于上述思路，笔者在答复时将从属权利要求中洗脱溶剂的技术特征加入到权利要求1中，客观指出D1具体公开的内容以及本申请和D2的步骤差异，并基于待制备物质性质的差异针对性答复本申请各步骤的协同作用及能实现的技术效果，同时引证了多篇文献来证明碱解后可通过皂化反应除去极性脂质以及洗脱溶剂中不同极性溶剂对神经酰胺和极性脂质的溶解性存在差异，最终获得授权。

案例小结

从案例一可以看出，审查员或多或少会模糊、夸大，甚至曲解一些技术事实，进而不恰当地认定现有技术整体公开了本申请的技术方案。此时，需客观指出未被公开的技术特征和/或不等同的技术特征，并论述如何不同，以整体说明本申请的技术方案和技术效果与现有技术存在实质性差别，如此，具有技术启示的推理基础就不复存在。

案例二

案情简介

该案例涉及抗结瘤防铝液污染的镁铝尖晶石浇注料，权利要求1请求保护镁铝尖晶石浇注料产品，由镁铝尖晶石、橄榄石、锆英砂、氧化铝微粉、高铝水泥、抗沾剂、分散剂组成，并限定了各组分的质量百分比，且镁铝尖晶石由三种粒径段组成。

审查员在审查意见中指出D1公开了高抗侵蚀、防结瘤堵塞的再结合镁铝尖晶石砖，与本申请的部分原料相同，区别在于：本申请要求保护用于铝工业的抗结瘤防铝液污染的镁铝尖晶石浇注料，原料中还包括橄榄石、氧化铝微粉、高铝水泥、抗沾剂和分散剂；不包括Fe2O3与CaO，限定了锆原料采用锆英砂；镁铝尖晶石重量百分比不同且粒度不同。针对上述区别，耐火砖与耐火浇注料均是常规的耐火材料种类，本领域技术人员可以根据需要将其制备成镁铝尖品石浇注料。D2给出了在熔铝炉用浇注料中加入1-3%的反润湿剂硫酸钡（即本申请的抗沾剂）以提高抗铝液渗透性能的技术启示，本领域技术人员有动机将D2的技术内容结合到D1中，其能实现抗结瘤的技术效果可以预期。其余成分本领域技术人员可以根据实际需要添加，其重量百分比易于控制和调整。D1结合D2及本领域的常规技术手段得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。

案例分析

该案例中，D2所要解决的技术问题是通过添加硫酸钡提高熔铝炉的抗铝液渗透性，其目的在于抵抗熔融态的铝液对熔铝炉侵蚀。而D1所要解决的技术问题是提高对石油焦燃烧废气和灰分抗侵蚀性能力，即D1目的为抵抗废气和灰分对玻璃窑蓄热室格子体的侵蚀。换言之，D1的再结合镁铝尖晶石砖与D2或本申请的浇注料的应用领域截然不同，审查员基于二者均是常规的耐火材料种类就认定本领域技术人员可以根据需要将耐火砖制备成浇注料并应用于熔铝炉的逻辑存在一定问题。因为二者实质为抵抗不同因素的侵蚀，D1的技术原理是通过各原料反应形成致密结构，而本申请的技术原理是通过各原料反应生成高熔点且对铝渣润湿性低的物质，基于技术原理的巨大差异，本领域技术人员能否将耐火砖应用于熔铝炉以实现抗铝液侵蚀的效果尚存疑问。进一步地，由于技术领域和技术原理差异，D1中不会涉及“熔融态的铝液侵蚀”和“防铝液污染”的技术问题，由于不具有改进基础，此时，即使D2中公开的硫酸钡与在本申请所起的作用相同，本领域技术人员也不会有动机将D1和D2结合。那么，审查员认为有动机将D2的技术内容结合到D1中并认为实现抗结瘤的技术效果可以预期的逻辑推理实际上就经不起推敲。此外，笔者发现D2公开了硫酸钡在℃热处理3h时会分解，使浇注料的结构变差，因此，其在D1的制备条件下（-℃保温3-5h）必然分解，实质上D2是给出了无法在D1中引入硫酸钡的教导，则即使在D1中加入硫酸钡，其能实现抗铝液侵蚀的效果也不可预期。

基于上述思路，笔者先论证D1和D2缺乏改进基础和结合动机，再论证了各区别组分的作用与本申请为抵抗熔融态的铝液侵蚀的目的相适应，并引证了多篇文献来证明各区别组分反应生成了高熔点的物质且该物质对铝渣的润湿性低，以此起到抗结瘤的作用，该专利申请获得授权。

案例小结

从案例二可以看出，在现有技术公开了区别技术特征且作用相同的情况下，若能谨慎客观地指出审查员的推理逻辑中可能存在的不当之处，如该案例中D1